随着诺基亚和戴姆勒在德国达成和解，以及美国福特公司在被起诉后加入Avanci的专利池，日本汽车丰田、本田和日产、韩国现代也与Avanci签署了专利许可协议。2022年底Avanci开始往中国发展，如何应对Avanci成了中国车企面临的问题。

一·何为Avanci？

　　Avanci是一个在信息和通信技术（ICT）领域专为专利许可而于2016年成立的组织，总部位于美国的德克萨斯州的达拉斯。Avanci主要由诺基亚、高通等公司发起，截止至目前（2023年7月），专利权人数量已经达到了56位，随着LG、三星等的加入，目前已入池的4G SEP专利已经占全部SEP专利的绝大多数（华为尚未加入）。Avanci这个专利许可平台，用来许可2G、3G、4G乃至5G的标准必要专利。

 

（来源：Avanci官网）

二·汽车企业面临的风险

　　汽车企业作为通信SEP专利产品的使用或销售方，面临的第一个风险主要就是可能被专利权人（Avanci成员）起诉。

　　汽车企业还面临第二个风险，即诉前禁令风险——视实施人有无明显过错。

　　《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第24条规定，推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。

　　2022年最高人民法院指导案例：（2020）最高法知民终1696号

　　标准必要专利侵权纠纷中，在专利权人作出公平、合理、无歧视的许可承诺的情况下，其有关停止侵害的主张是否成立，除考虑停止侵害的一般条件外，需要考虑标准的性质及专利权人、标准实施者是否存在过错等因素。

　　任何实施涉案标准的人，均应知悉涉案标准包括涉案专利技术方案，并有途径与专利权人就专利许可使用费进行协商。特别是，易德利公司作为伸缩缝装置的制造者，在收到涉案专利权人发出的专利许可协商函后，对于涉案专利为标准必要专利以及其制造、销售伸缩缝装置系实施涉案专利的行为不可能不清楚，其非但没有主动寻求专利许可，在收到告知函后仍不与专利权人协商，反而在未经许可的情况下，径行在之后的工程中再次实施涉案专利，存在明显的主观过错。

　　本案典型意义在于，在认定标准必要专利权人不存在过错、专利实施人存在明显过错的基础上，全额支持权利人的赔偿主张、明确标准必要专利侵权案件中确定损害赔偿责任时应当重点考虑当事人过错，凸显保护善意行为人的司法政策导向。

三·汽车企业如何进行SEP专利许可谈判？

　　1、谈判策略

　　《汽车行业标准必要专利许可指引（2022版）》——本指引提出了“产业链任一环节均有资格获得许可原则”等在内的四项核心原则，阐明了合理许可费的计算基础、考虑因素、计算方法和累积许可费率限制原则，为汽车行业标准必要专利许可提供了参考性文件。

　　产业链任一环节均有资格获得许可原则，即根据在标准化组织做出的FRAND承诺或者标准化组织的知识产权政策，任何善意的专利实施者都有获得标准必要专利许可的权利，标准必要专利权人有义务向有意取得许可的实施者授予许可，无论其处于产业链的何种层级。标准必要专利权人不应向同一产业链中处于不同层级的制造商重复收取标准必要专利许可费。

　　无论是汽车产品中的零部件还是整车作为许可费计算基数（组件级许可模式、整车许可模式），都应考虑标准必要专利技术对于该汽车产品的实际价值度贡献；此外，无论许可层级如何，对于同一汽车产品计算得到的标准必要专利许可费应该大致相同，不应由于许可层级的不同而导致许可费产生显著差异。

　　故汽车企业可根据与供应商的供货合同，要求供应商承担知识产权保证义务，即供应商与Avanci主动取得专利许可，或供应商与汽车企业共同参与专利许可谈判以清除IP障碍。

　　如有供应商主动协商与参与谈判，则汽车企业可在将来通信模块采购中优先选择此供应商，但也应注意供应商谈判能力有限，可优先选择跨国供应商，避免专利许可费率最终转嫁到汽车企业。

　　2、谈判注意事项

　　汽车企业在许可谈判过程中应避免下述行为（即实施者存在明显过错），参考《广东高院发布审理通信领域SEP专利纠纷案工作指引（试行）》第14条：

　　（1）拒绝接收标准必要专利权人的谈判通知，或收到谈判通知后未在合理时间内作出明确答复；

　　接收标准必要专利权人的谈判通知，并在收到谈判通知后在专利权人要求的答复期间内按期回复

　　（2）无正当理由拒绝签订保密协议，导致无法继续谈判；

　　考虑要求供应商、以及各国的双方主体共同签署保密协议，作为全球解决方案的一部分

　　（3）未在合理期限内对标准必要专利权人提供的示例性专利清单、权利要求对照表等专利信息作出实质性答复；

　　要求Avanci提供全部专利和权利要求对照表（CC表），并初步分析SEP汽车企业是否使用或是否有效（是否有无效的），可在ETSI查询，有效的SEP可能所占百分比并不高

　　（4）收到标准必要专利权人许可条件后，未在合理期限内作出实质性答复；

　　汽车企业表示愿意以FRAND的条款获得对Avanci标准必要专利组合的许可，要求Avanci澄清许可标准和许可产品的定义，澄清专利费率，提供许可协议是如何以支持提议的费率的方式进行相关和可比的信息

　　（5）提出的实施条件明显不合理，导致无法达成专利实施许可合同；

　　要求Avanci提供所有可比专利许可协议的副本，包括至少在欧洲、美国或其他地区的主要客户的协议（如有），并就所有汽车企业产品线的不起诉协议达成一致；提供未涵盖的SEP清单（如有），以便汽车企业能够评估完整性；汽车企业是否有SEP，与Avanci成员是否有交叉许可的可能性；汽车企业可采用"自上而下"的方法提出还价方案，并通过计算机数据模型等进行处理

　　（6）无正当理由拖延或拒绝进行许可谈判；

　　（7）其他明显过错行为。

　　汽车企业还应在谈判往来中发现专利权人违反FRAND原则，存在明显过错的行为，即

　　（1）未向实施者发出谈判通知，或虽发出谈判通知，但未按照商业惯例和交易习惯列明所涉专利权的范围；

　　（2）在实施者明确表达接受专利许可谈判的意愿后，未按商业惯例和交易习惯向实施者提供示例性专利清单、权利要求对照表等专利信息；

　　（3）未向实施者提出具体许可条件及主张的许可费计算方式，或提出的许可条件明显不合理，导致无法达成专利实施许可合同；

　　（4）未在合理期限内作出答复；

　　（5）无正当理由阻碍或中断谈判；

　　（6）其他明显过错行为。

　　如有上述专利权人违反FRAND原则，存在明显过错的行为，可考虑进行反垄断规制。

 

四·中国汽车企业SEP专利许可应对

　　1、要求Avanci组件级模式许可，而非整车模式许可，并要求供货商直接与Avanci协商或参与谈判：

　　高通通过Avanci发出的许可是整车级许可，而单独发出的许可则也可以面向Tier 1（一级汽车供应商）和Tier 2（二级汽车供应商）的零部件供应商。

　　华为也反对Avanci的整车级收费模式，拥护组件级收费模式。华为曾与夏普达成组件级许可交叉模式，还与大众、北欧半导体(Nordic)公司达成了组件级许可交叉模式。

　　专利运营平台Via licensing也推出汽车专利池，收录有不同于Avanci的专利。Via向汽车行业的许可既包括整车级，又包括组件级。

　　2、Avanci许可中存在的问题：

　　（1）Avanci不做SEP的必要性审查——可能混杂非必要的专利，必要时可对SEP进行分析，并对某些专利进行专利无效；

　　（2）Avanci不透明：不公开SEP清单，也不公开SEP与被控侵权产品的权利要求对照表（CC表）——可能混杂非重要专利；

　　（3）关于计算基数：针对标准必要专利许可费计算基数，应以标准必要专利技术对汽车产品中起到实际贡献的产品单元作为许可费计算基数，同时应避免将与标准必要专利技术无关的其他产品单元纳入许可费计算基数。如手机行业费率与汽车行业不同，通信模块在手机和汽车中所起的作用不同；

　　（4）许可费计算方法：

　　采用自上而下法可以避免专利许可费堆叠问题，该方法首先需确定特定标准中所有标准必要专利的累积许可费率的上限，然后通过计算不同专利权人的实际标准必要专利占比，进而计算得出不同专利权人的合理许可费比例。

　　采用可比许可协议法时，可以综合考虑许可交易的主体、许可产品、许可地域、许可标的之间的关联性、许可包含的交易对象及许可双方的谈判过程等因素。

　　累积许可费率限制原则：为了保证许可双方的利益平衡，针对汽车产品的标准必要专利许可费之和应具有合理的上限，该上限值可以为被许可产品所在行业合理利润的一定比例。

　　（5）重复付费的风险：几个专利池具有重合的专利权人和专利的情况。

　　（6）协议只有一个，但协议条款可能有所差异：

　　如可能涉及保密版税率和未打包费率；计算未打包费率时考虑的其他机密信息；要维护的机密信息，以保持某些财务信息的匿名性；机密的第三方数据提供商信息等。

　　3、后续举措

　　（1）汽车企业技术创新，建立SEP布局，并以建立同盟的方式，提升谈判筹码：

　　如OPPO与华为做了专利交叉许可，来制约诺基亚；华为也曾无效日本专利运营公司IP Bridge的两件中国专利ZL200580019047.1（通信终端装置、基站装置及无线通信系统）和ZL20120122020.7（通信终端装置、基站装置及通信方法），上述两专利涉及LTE技术，并已经在ETSI进行过声明，属于标准必要专利SEP。

　　（2）专利无效、反垄断举报或诉讼：

　　专利无效是专利侵权的一个应对措施，但基于海量的通信标准必要专利，这个工作量对于一个汽车企业来说过于巨大，但汽车企业联合起来，分别挑选几个专利来做专利无效，也不失为一个有效应对。

　　另外，当专利权人要求的专利许可的使用费要求违反FRAND承诺，包括但不限于：试图向汽车企业索取严重过高或超竞争性的使用费，以获得其许可；以及要求汽车企业为事实上对涉及标准的并不重要的专利支付专利费；以及将必要的和非必要的专利捆绑在一起，并要求汽车企业为其不需要许可的专利支付使用费。

　　（3）请求法院确认标准必要专利使用费：

　　《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第24条第三款，第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时，应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。

　　（4）其他：车企联合，并向有关部门、媒体等发声

　　可以看到汽车行业协会已经出台了《汽车行业标准必要专利许可指引（2022版）》，在汽车行业研讨会以及相关会议上也有了频繁的讨论和声音。

　　（5）关注国外市场，如欧美等主要市场可能的诉讼或禁令，以及相关司法动态和案例，做好国际市场布局

　　2021年底，韩国特许厅发布《标准必要专利指南2.0》，中国国家知识产权局2022年5月9日发布《韩国标准必要专利指南2.0》中文译文版。

　　2022年6月30日，日本专利局发布《标准必要专利许可谈判指南》，这是日本近期关于标准必要专利的司法诉讼纠纷频发而采取的应对措施。

　　2023年3月21日，英国知识产权局（UKIPO）发布标准必要专利解释指南，概述了UKIPO在标准必要专利方面开展的工作。

　　2023年4月27日，欧盟发布《关于标准必要专利和修订（EU）2017/1001号条例的提案》，该提案旨在建立一个公平且能够平衡标准专利持有者和标准专利使用者利益的许可框架。

　　就在发稿之前，2023年6月29日，国家市场监督管理总局修订出台了《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》（市场监管总局79号令）；2023年6月30日，国家市场监管总局起草了《关于标准必要专利领域的反垄断指南（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。也许我们可以期待中国政府在此方面有更多实质性的举措。